一,、案情介紹

爭議商標系七好（集團）有限公司（以下簡稱七好公司）于2000年5月26日向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局(以下簡稱商標局)申請注冊，指定使用在第25類2507群的鞋,、靴商品,，指定使用顏色為啄木鳥通體為黑色，嘴的下部為綠色,。商標局于2001年8月7日核準該商標注冊,，注冊號為1609312。

引證商標一為七好公司于1993年1月3日向商標局申請在第25類服裝商品上注冊的“鳥圖形+TUCANO”商標,。商標局于1994年3月7日予以核準注冊,，注冊號為680928。經(jīng)續(xù)展,，專用期限至2014年,。

引證商標二系七好公司于1999年9月13日在第25類服裝商品上向商標局申請注冊的“鳥圖形”商標。商標局于2000年12月21日核準注冊,，注冊號為1493162,。

引證商標三系七好公司于1999年10月21日在第25類2501群、2509-2512群的領(lǐng)帶,、圍巾,、皮帶(服裝用)等商品上申請注冊的“鳥圖形+TUCANO”商標。商標局于2001年3月21日核準注冊,，注冊號為1541673,。

引證商標四系七好公司于1997年3月5日在第18類的皮包、旅行袋,、公文包等商品上申請注冊的“鳥圖形”商標。商標局于1998年4月21日核準注冊,，注冊號為1168550,。

2004年2月3日，七好公司向商標評審委員會提出了撤銷爭議商標注冊申請,。七好公司認為,，該公司在第25類、18類商品注冊了“鳥圖形+TUCANO”及“鳥圖形”等商標,。經(jīng)過使用,，該商標已成為世界服裝知名品牌，且曾經(jīng)司法確認為馳名商標,。爭議商標屬于搶注他人馳名商標的行為,，侵害了七好公司的合法權(quán)益；爭議商標與引證商標構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標，也侵犯七好公司的著作權(quán),。綜上,，請求撤銷爭議商標。在評審期間,，七好公司提交2001年-2003年引證商標因被侵權(quán),，安徽、浙江,、成都等地工商機關(guān)進行處罰的決定書等證據(jù),。

在評審期間，啄木鳥公司提交了于2001年8月就“啄木鳥鞋業(yè)”簽訂的電視廣告合同,、就“啄木鳥”鞋商標被假冒于2002年11月15日在安徽消費者報發(fā)布的聲明,、2001年-2004年在浙江省內(nèi)因“啄木鳥鞋業(yè)”被侵權(quán)，當?shù)毓ど虣C關(guān)出具的處罰決定等,、2002年10月-12月《江淮晨報》,、《安徽市場報》、《福建經(jīng)濟快報》等媒體關(guān)于“啄木鳥鞋業(yè)”被侵權(quán)的報道,、湖南省湘西土家族苗族自治州中級人民法院(2007)州民三初字第32號民事判決書及該判決書的生效證明,，該判決書確認啄木鳥公司的第1609312號“啄木鳥圖形”商標(即爭議商標)、第1525486號“啄木鳥”商標為中國馳名商標,。

商標評審委員會經(jīng)審查認為,，爭議商標指定使用的鞋、靴商品與各引證商標指定使用的服裝,、領(lǐng)帶,、皮包等商品所屬的范圍和領(lǐng)域不同，消費者獲取上述商品的渠道有所區(qū)別,，在《區(qū)分表》中亦不屬同一類似群組,，不屬于類似商品。爭議商標與引證商標未構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標,。七好公司提交的證據(jù)不足以證明引證商標在爭議商標申請注冊前已馳名,，因而爭議商標的注冊未構(gòu)成《商標法》第十三條第二款所指之情形。七好公司的“鳥圖形”商標為一常見的啄木鳥圖案,，獨特性并非很強,，而爭議商標與引證商標的鳥圖形在構(gòu)圖細節(jié)、設(shè)計風格上有一定差異,，因而并無充分理由認定爭議商標的注冊構(gòu)成侵犯他人著作權(quán)之情形,。因此，商標評審委員會于2009年2月23日作出第2577號裁定,，維持爭議商標注冊,。

七好公司不服第2577號裁定,，于法定期限內(nèi)向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院一審認為：爭議商標指定使用的鞋,、靴商品與引證商標指定使用的服裝,、領(lǐng)帶、皮包等商品不屬于類似商品,，爭議商標與引證商標使用在非類似商品上,，不會導(dǎo)致普通消費者對商品來源的混淆誤認。七好公司提交的證據(jù)不足以證明引證商標在爭議商標申請日之前已成為馳名商標,。爭議商標與引證商標中的鳥圖形在設(shè)計手法,、表現(xiàn)形式上有所不同，爭議商標未侵犯鳥圖形的著作權(quán),。因此,，一審法院于2009年12月31日作出一審判決，維持第2577號裁定,。

七好公司不服一審判決,，向北京市高級人民法院上訴。七好公司向二審法院補充提交了以下證據(jù)：一,、該公司于1996年5月1日與浙江來去來有限公司(簡稱來去來公司)簽訂的合同,，約定“授權(quán)來去來公司為啄木鳥品牌服飾的中國境內(nèi)獨家代理，授予啄木鳥品牌男仕服飾生產(chǎn)權(quán)及鑒定權(quán),，可自行生產(chǎn)制作,，而且允許使用啄木鳥注冊商標的產(chǎn)品有恤衫、毛衣等”,；二,、來去來公司于1996年9月與浙江華盟股份有限公司簽訂的共同組建“浙江啄木鳥服飾有限公司”的合同書、營業(yè)執(zhí)照內(nèi)容,、公司名稱變更手續(xù),；三、中央電視臺1997年春節(jié)聯(lián)歡晚會節(jié)目單,，其中廣告插頁之一為啄木鳥(中國)服飾有限公司對其啄木鳥系列服飾的廣告宣傳及該公司就啄木鳥服飾的宣傳畫冊的復(fù)印件：四,、啄木鳥公司的注冊登記信息、七好公司使用啄木鳥圖形的商品,；五、各類媒體就“啄木鳥”被摹仿和使用的報道,、評論,；六、近年各地工商機關(guān)就七好公司“鳥圖形”等商標被侵權(quán)的調(diào)查函件,。二審法院認為由于七好公司在提交上述證據(jù)時未申明其在評審階段和一審期間未能提交的正當理由,，故對上述證據(jù)不予接納,。

北京市高級人民法院二審認為：七好公司在行政程序和訴訟程序雖提出該公司旗下的“鳥圖形”、“啄木鳥”漢字,、“鳥圖形+TUCANO”商標曾于2005年經(jīng)司法確認為馳名商標,，但該確認系爭議商標申請日之后作出的，不能證明上述商標在爭議商標申請日前已為馳名商標,。但七好公司提交的相關(guān)證據(jù),，能夠證明該公司旗下的引證商標經(jīng)其在大陸的使用和宣傳，在爭議商標申請日前具有一定的知名度,。由于引證商標的“鳥圖形”是源于啄木鳥的固有圖形,，且引證商標的“鳥圖形”系經(jīng)轉(zhuǎn)讓取得，七好公司并非最初的設(shè)計者,，七好公司沒有提交證據(jù)證明其對引證商標的“鳥圖形”享有著作權(quán),。故同意商標評審委員會及一審法院就此事由的確認。雖爭議商標的“啄木鳥圖形”與引證商標的“鳥圖形”在局部設(shè)計上略有差異,，但整體造型基本相同,，因此在隔離比對的情況下，商標標識的整體外觀近似,。同時,，爭議商標與引證商標兩者指定使用商品雖不為同一類似群組，但均為穿戴類商品,，商品及生產(chǎn)商品的企業(yè)關(guān)聯(lián)性極強,，因此，二者指定使用的商品應(yīng)為關(guān)聯(lián)商品,；其在市場上的共同使用易使消費者對其商品來源產(chǎn)生混淆,、誤認。故爭議商標與引證商標構(gòu)成近似商標,。由于爭議商標申請注冊前,，七好公司的引證商標已有一定知名度，加之兩公司均為服裝,、鞋帽類商品的生產(chǎn)企業(yè),，兩企業(yè)之間具有較強的關(guān)聯(lián)性，故啄木鳥公司對七好公司的引證商標應(yīng)當知曉,，由于七好公司的引證商標“鳥圖形”使用在先,，爭議商標標識的設(shè)計與引證商標近似，存在對引證商標的抄襲,、摹仿,，屬于《商標法》第四十一條第一款規(guī)定的采用不正當手段注冊的情況。綜上,，第2577號裁定和一審判決關(guān)于上述事實的確認不符合《商標法》第二十八條和第四十一條第一款的規(guī)定,，應(yīng)予撤銷,。因此二審法院判決撤銷一審判決和第2577號裁定。

另查明,，根據(jù)啄木鳥公司提交的證據(jù)可以看出,，啄木鳥公司在鞋類商品上不僅注冊了爭議商標等“鳥圖形”商標，而且還于2000年和2001年分別注冊了“TUCANO”和“啄木鳥”商標,，使用時常將“鳥圖形”,、“TUCANO”和“啄木鳥”并列使用。通過經(jīng)營,，啄木鳥公司產(chǎn)品和商標具有一定知名度,。七好公司提交的證據(jù)證明引證商標經(jīng)其在大陸的授權(quán)許可使用和廣告宣傳，在爭議商標申請日前具有一定的知名度,。之后,，引證商標的使用規(guī)模進一步擴大，目前具有較高知名度,。

再查,，七好公司向商標評審委員會提出撤銷爭議商標申請時，主張爭議商標系對引證商標鳥圖形的抄襲摹仿侵犯了其著作權(quán),，還主張啄木鳥公司以“啄木鳥”為字號,，會引起進一步的混淆，屬于不正當?shù)母偁幮袨?，但并未明確主張爭議商標違反《商標法》第四十一條第一款的規(guī)定,。七好公司不服第2577號裁定提起一審訴訟時也未主張商標評審委員會漏審或就此問題提出相關(guān)異議。

二,、爭議焦點

爭議商標和引證商標是否構(gòu)成類似商品上的近似商標

三,、法律分析

（一）關(guān)于《商標法》第四十四條第一款的適用

首先，商標爭議為依請求啟動的程序,，爭議理由一般限于當事人主張,。與之相應(yīng)的訴訟也僅限于行政裁決的審查，一般不能引入新的事由對商標注冊合法性進行審查判斷,。從查明的事實看,，七好公司在對爭議商標提出撤銷申請時，并未主張爭議商標的注冊違反《商標法》第四十四條第一款的規(guī)定,，商標評審委員會也并未就此進行審理,，七好公司提出一審訴訟和二審上訴時也并未就此提出異議。在申請人未主張,，商標評審委員會未進行評審的情況下,，二審法院直接認定爭議商標存在對引證商標的抄襲、摹仿,，進而認定爭議商標屬于《商標法》第四十四條第一款規(guī)定的采用不正當手段注冊,，缺乏法律依據(jù)。其次,，《商標法》第四十四條第一款所規(guī)定的“不正當手段”屬于欺騙手段以外的擾亂商標注冊秩序,、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段,。對于只是損害特定民事權(quán)益的情形,，則要適用《商標法》第四十四條第二款、第三款及《商標法》的其他相應(yīng)規(guī)定進行審查判斷,。本案中,，即使如二審法院認定，爭議商標抄襲,、摹仿引證商標,，損害的也是七好公司的民事權(quán)益，并不屬于擾亂商標注冊秩序,、損害公共利益,、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的行為，不構(gòu)成《商標法》第四十四條第一款所規(guī)定的“不正當手段”,。綜上,，二審法院認定爭議商標違反《商標法》第四十四條第一款錯誤，應(yīng)當予以糾正,。

二,、關(guān)于爭議商標和引證商標是否構(gòu)成類似商品上的近似商標

根據(jù)《商標法》規(guī)定，申請注冊的商標,，同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的,，由商標局駁回申請，不予公告,。如果先申請注冊的商標注冊人認為他人在后申請注冊的商標與其在同一種或者類似商品上的注冊商標相同或者近似,，可以自在后申請注冊的商標核準注冊之日起五年內(nèi)，向商標評審委員會申請裁定,。

商標的主要功能在于標識商品或者服務(wù)的來源,，因此商標必須同具體的商品或者服務(wù)相結(jié)合。商標法設(shè)置商品類似關(guān)系,，是因為商標主要是按商品類別進行注冊,、管理和保護。在商標授權(quán)確權(quán)和侵權(quán)判定過程中,，進行商標法意義上相關(guān)商品是否類似的判斷,，并非作相關(guān)商品物理屬性的比較，而主要考慮商標能否共存或者決定商標保護范圍的大小,。避免來源混淆是商品類似關(guān)系判斷時要堅持的一項基本原則,。因此,，人民法院在審理商標授權(quán)確權(quán)案件時，審查判斷相關(guān)商品是否類似,，應(yīng)當考慮商品的功能,、用途、生產(chǎn)部門,、銷售渠道,、消費群體等是否相同或者具有較大的關(guān)聯(lián)性，兩個商標共存是否容易使相關(guān)公眾認為商品或者服務(wù)是同一主體提供的,，或者其提供者之間存在特定聯(lián)系,。

本案中，爭議商標指定使用的商品為鞋和靴,，引證商標核定使用的商品是服裝等,。雖然兩者在具體的原料、用途等方面具有一些差別,，但是兩者的消費對象是相同的,，而且在目前的商業(yè)環(huán)境下，一個廠商同時生產(chǎn)服裝和鞋類產(chǎn)品,，服裝和鞋通過同一渠道銷售,，比如同一專賣店、專柜銷售的情形較為多見,。同時,，爭議商標與引證商標中的“鳥圖形”雖然在細部上略有差異，但兩者基本形態(tài)相同,，且根據(jù)查明的事實,，引證商標通過使用具有較高的知名度。在這種情況下,，如果兩商標在服裝和鞋類商品上共存,，容易使相關(guān)公眾認為兩商品是同一主體提供的，或者其提供者之間存在特定聯(lián)系,。因此,，爭議商標與引證商標構(gòu)成類似商品上的近似商標。啄木鳥公司關(guān)于爭議商標與引證商標不近似,，兩者指定使用的商品不屬于類似商品的主張不能成立,。

《區(qū)分表》是我國商標主管機關(guān)以世界知識產(chǎn)權(quán)組織提供的《商標注冊用商品和服務(wù)國際分類》為基礎(chǔ)，總結(jié)我國長期的商標審查實踐并結(jié)合我國國情而形成的判斷商品和服務(wù)類似與否的規(guī)范性文件,。該表對類似商品的劃分就是在綜合考慮了商品的功能,、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道,、銷售對象等因素的基礎(chǔ)上確定的,。因此《區(qū)分表》可以作為判斷類似商品或者服務(wù)的參考。尤其商標注冊申請審查,，強調(diào)標準的客觀性,、一致性和易于操作性，為了保證執(zhí)法的統(tǒng)一性和效率,，商標行政主管機關(guān)以《區(qū)分表》為準進行類似商品劃分并以此為基礎(chǔ)進行商標注冊和管理，是符合商標注冊審查的內(nèi)在規(guī)律的,。但是,，商品和服務(wù)的項目更新和市場交易情況不斷變化，類似商品和服務(wù)的類似關(guān)系不是一成不變,，而商標異議,、爭議是有別于商標注冊申請審查的制度設(shè)置，承載不同的制度功能和價值取向,，更多涉及特定民事權(quán)益的保護,，強調(diào)個案性和實際情況，尤其是進入訴訟程序的案件,，更強調(diào)司法對個案的救濟性,。在這些環(huán)節(jié)中，如果還立足于維護一致性和穩(wěn)定性,，而不考慮實際情況和個案因素,，則背離了制度設(shè)置的目的和功能。因此在商標異議,、爭議和后續(xù)訴訟以及侵權(quán)訴訟中進行商品類似關(guān)系判斷時,，不能機械、簡單地以《區(qū)分表》為依據(jù)或標準,，而應(yīng)當考慮更多實際要素,，結(jié)合個案的情況進行認定?！秴^(qū)分表》的修訂有其自身的規(guī)則和程序,，無法解決滯后性，也無法考慮個案情況,。把個案中準確認定商品類似關(guān)系寄托在《區(qū)分表》的修訂是不現(xiàn)實和不符合邏輯的,，相反個案的認定和突破才能及時反映商品關(guān)系變化，在必要時也可促進《區(qū)分表》的修正,。因此對《區(qū)分表》的修正應(yīng)當通過一定的程序統(tǒng)一進行并予以公布,，否則不能突破的觀點不能成立。事實上，商標評審委員會在一些評審案件中已經(jīng)在考慮相關(guān)案情的基礎(chǔ)上,，在《區(qū)分表》類似商品判斷劃分外作出符合實際的裁決,。因此七好公司關(guān)于鞋和服裝在《區(qū)分表》中被劃分為非類似商品，不應(yīng)突破的觀點缺乏法律依據(jù),，不應(yīng)當支持,。

需要強調(diào)的是，由于在商品類似判斷時考慮了個案情況,，相關(guān)商品是否類似并非絕對和一成不變的,，基于不同的案情可能得出不同的結(jié)論。因此(2005)高行終字第27號判決中認定服裝和鞋不屬于類似商品并不意味著兩者在特定案情下必然不構(gòu)成類似,，本案的認定與之并不矛盾,。同時，由于具體案件中關(guān)于商品類似關(guān)系的認定考慮了個案情況,，具有個案性,。因此，個案認定結(jié)論并不意味商標注冊管理上的商品類似關(guān)系發(fā)生變化,，也不必然影響《區(qū)分表》中對商品類似關(guān)系的確定和劃分,，商標申請人在申請注冊時仍可以《區(qū)分表》為準進行申請。同樣的,，個案的認定一般也不會影響到已經(jīng)注冊商標的權(quán)利穩(wěn)定性,。

此外，關(guān)聯(lián)商品往往是針對《區(qū)分表》中被劃定為非類似,，但實際上具有較強的關(guān)聯(lián)性,，相關(guān)商標共存容易導(dǎo)致混淆誤認的商品而言的。對于這些商品,，仍需置于類似商品框架下進行審查判斷,，只要容易使相關(guān)公眾認為商品或者服務(wù)是同一主體提供的，或者其提供者之間存在特定聯(lián)系,，在法律上即構(gòu)成類似商品,。本案中，二審判決認定服裝和鞋為關(guān)聯(lián)商品,，并進而認定爭議商標違反《商標法》第二十八條的規(guī)定,，這種表述容易使人誤解為在類似商品之外又創(chuàng)設(shè)另一種商品關(guān)系劃分，為此,，應(yīng)當予以糾正,。

三、關(guān)于實際使用與商標應(yīng)否撤銷之間的關(guān)系

商標的真正價值源于實際使用,，保護通過實際使用建立的商標市場聲譽是商標法的重要立法精神,。因此,，實際使用情況是商標授權(quán)確權(quán)案件中決定商標應(yīng)否撤銷的重要考慮因素之一。對于使用時間較長,、已建立較高市場聲譽和形成相關(guān)公眾群體的商標,，應(yīng)當準確把握商標法有關(guān)保護在先商業(yè)標志權(quán)益與維護市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標志區(qū)別開來的市場實際,，注重維護已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序,。但是，商標授權(quán)確權(quán)程序的總體原則仍是遏制搭車搶注,，保護他人在先商標,，盡可能消除商業(yè)標志混淆的可能性。本案中,，根據(jù)啄木鳥公司提交的證據(jù)可以看出,，除了注冊爭議商標等與七好公司引證商標近似的系列“鳥圖形”商標外，還在鞋類商品上注冊了“TUCANO”和“啄木鳥”等商標,，并且在實際經(jīng)營過程中，還常常將“鳥圖形”與“TUCANO”,、“啄木鳥”等共同使用,，而“TUCANO”是引證商標一的組成部分，“啄木鳥”恰好也是七好公司在服裝等商品上的在先注冊和在先實際使用的并具有一定知名度的商標,。這樣的情況說明啄木鳥公司從商標注冊到實際使用均具有搭車摹仿的主觀意圖,。雖然通過啄木鳥公司的經(jīng)營和對爭議商標的實際使用，產(chǎn)品和商標也具有較高的知名度,，但是由于啄木鳥公司與七好公司在經(jīng)營活動中均使用差別不大的“鳥圖形”以及相同的“TUCANO”,、“啄木鳥”等商標，顯然對于不了解內(nèi)情的相關(guān)公眾而言,，會認為兩者提供主體同一,，或者存在特定聯(lián)系，容易造成來源混淆,，因此本案客觀上并未形成已將相關(guān)商業(yè)標志區(qū)別開來的市場實際,。同時，雖然本案中引證商標權(quán)利人七好公司在《區(qū)分表》將服裝與鞋劃分為非類似商品的情況下,，沒有及時積極在鞋類商品上申請注冊商標,，在造成目前沖突的局面中也存在一定過失，但是,，考慮到遏制搭車,、避免混淆的基本原則以及七好公司的主觀意圖和容易混淆誤認的客觀現(xiàn)實，加之七好公司除爭議商標外,，還擁有其他實際使用的商標,，撤銷爭議商標的注冊并不會對七好公司的經(jīng)營造成實質(zhì)性影響,，其可以通過適當?shù)姆绞窖永m(xù)多年經(jīng)營所形成的商譽，并以此為契機創(chuàng)立自有品牌,，盡量消除與七好公司商業(yè)標識的混淆可能性,，故二審判決撤銷爭議商標的結(jié)論正確，應(yīng)予維持,。

四,、裁判結(jié)果

駁回七寶公司的再審申請。

五,、裁判依據(jù)

（一）《中華人民共和國商標法》第二十八條,、第四十四條；

（二）《中華人民共和國行政訴訟法》第九十二條第二款,；

（三）《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國行政訴訟法>若干問題的解釋》第七十四條,。