一,、案情介紹

田瑜、江文彥是名稱為“一種舵機”的實用新型專利權(簡稱涉案專利)的專利權人,，專利號為ZL200720069025．2,，申請日是2007年4月17日，授權公告日是2008年2月13日,。涉案專利授權公告的權利要求1-3為：“1．一種模型舵機,，其特征在于，包括支架,、電機,、絲桿和滑塊，所述支架包括電機座和滑塊座,，所述電機設置于所述電機座內,，在所述電機的一端設置有一主動齒輪，所述絲桿縱向穿過所述滑塊座,，在所述絲桿的一端設置有一從動齒輪,，所述主動齒輪和所述從動齒輪相互嚙合，所述滑塊穿在所述絲桿上,，并且所述滑塊伸出所述滑塊,，在所述滑塊底面設置有一電刷,。2．如權利要求1所述的舵機，其特征在于,，在所述支架上,，設置有固定到一舵機驅動電路板上的固定孔。3．如權利要求2所述的舵機,，其特征在于,，在所述舵機驅動電路板上，印制有一條形的碳膜和銀膜,，所述支架通過其上的固定孔固定到所述舵機驅動電路板上,，且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸?！?/p>

2009年2月10日,，田瑜、江文彥與中譽公司簽訂《專利實施許可合同》,，授予中譽公司涉案專利在中國境內的獨占實施許可權,，該許可合同于2009年3月24日在國家知識產權局備案。九鷹公司于2009年4月20日就涉案專利向國家知識產權局專利復審委員會(簡稱專利復審委員會)提出無效宣告請求,。專利復審委員會于2009年7月22日作出第13717號無效宣告請求審查決定(簡稱第13717號無效決定),，宣告涉案專利的權利要求1-2，4-6無效,，在權利要求3的基礎上維持涉案專利權有效,。專利權人田瑜、江文彥不服該決定,，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟,，該院于2010年3月10日作出(2009)一中知行初字第2726號行政判決，維持第13717號無效決定,。

2009年6月6日,，中譽公司的代理人在公證人員的監(jiān)督下在上海展覽中心的九鷹公司展臺處購買飛機模型一架，取得收據(jù)一張,、名片三張,、宣傳資料兩份，并對展臺及所購模型拍攝了照片,。上海市黃浦公證處根據(jù)中譽公司申請對上述證據(jù)保全過程進行了公證,，并出具(2009)滬黃證經(jīng)字第4855號公證書。2009年9月1日,，中譽公司的代理人在公證人員的監(jiān)督下登錄九鷹公司的網(wǎng)站(網(wǎng)址為www．nineeagle．com),，對該網(wǎng)站中公司簡介、產品介紹,、銷售網(wǎng)絡等有關中英文網(wǎng)頁及鏈接圖片進行保存和打印,。上海市東方公證處根據(jù)中譽公司的申請對上述證據(jù)保全過程進行了公證，并出具(2009)滬東證經(jīng)字第9766號公證書,。2009年9月8日,，田瑜、江文彥委托上海市知識產權司法鑒定中心就九鷹公司制造,、銷售的電子遙控飛機中的航模舵機與涉案專利的技術特征是否相同或者等同進行鑒定,。鑒定結論為，九鷹公司制造,、銷售的電子遙控飛機中的航模舵機與涉案專利的技術特征等同,。

此外，根據(jù)九鷹公司的申請,，一審法院于2009年11月11日委托科學技術部知識產權事務中心(簡稱知產事務中心)就九鷹公司生產,、銷售的航模舵機的技術特征與涉案專利的權利要求3的技術特征是否相同或等同，以及九鷹公司生產,、銷售的航模舵機的技術特征是否屬于現(xiàn)有技術進行鑒定,。知產事務中心于2010年3月16日出具的國科知鑒字[2010]09號《司法鑒定意見書》認為：1．被訴侵權產品的技術特征a-f與涉案專利權利要求3所記載的技術特征A-F相同，被訴侵權產品的技術特征g與涉案專利權利要求3所記載的技術特征G等同,。2．被訴侵權產品技術特征a與現(xiàn)有技術方案(德國WES-Technik生產的LS系列比例控制舵機)的技術特征A′相同,，均為“包括支架、電機,、絲桿,、滑塊和含有舵機驅動電路的電路板”；現(xiàn)有技術方案技術特征B′僅能看出所述支架包括滑塊座,，未發(fā)現(xiàn)明顯的電機座構造,，也未發(fā)現(xiàn)所述含有舵機驅動電路的電路板上設置有固定孔，但這種支架在電路板上設置方式的區(qū)別屬于所屬技術領域慣用手段的直接置換,，即被訴侵權產品技術特征b與現(xiàn)有技術方案的技術特征B′無實質性差異,；被訴侵權產品技術特征c中，所述電機通過電機座設置在電路板上,，而現(xiàn)有技術方案的技術特征C′中,，所述電機直接設置在電路板上，這種電機設置方式的區(qū)別屬于所屬技術領域慣用手段的直接置換,，即被訴侵權產品技術特征c與現(xiàn)有技術方案的技術特征C′無實質性差異,；被訴侵權產品技術特征d與現(xiàn)有技術方案的技術特征D′相同，均為“所述絲桿縱向穿過所述滑塊座,，在所述絲桿的一端設置有一從動齒輪”,；被訴侵權產品技術特征e與現(xiàn)有技術方案的技術特征E′相同，均為“所述主動齒輪和所述從動齒輪相互嚙合”,；被訴侵權產品的技術特征f包含“在所述滑塊底面設置有一電刷”,，而現(xiàn)有技術方案的技術特征F′雖未直接披露,，但所屬領域技術人員根據(jù)現(xiàn)有技術文件直接記載的內容和公知常識，可以很容易聯(lián)想到,，現(xiàn)有技術方案隱含了“在所述滑塊底面設置有一電刷”的特征,，因此被訴侵權產品技術特征f與現(xiàn)有技術方案的技術特征F′無實質性差異；被訴侵權產品技術特征g為“在所述含有舵機驅動電路的電路板上,，印制有一條形的碳膜和鍍金銅條,，且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和鍍金銅條相接觸”，而現(xiàn)有技術文件未直接記載該項技術特征,，但隱含包含了直線型電位器,，而這種直線型電位器的具體結構屬于公知常識，因此被訴侵權產品技術特征g與公知常識無實質性差異,，所屬領域技術人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動,，就能夠在現(xiàn)有技術方案隱含包含的直線型電位器中采用與公知常識無實質性差異的特定具體結構。

上海市第二中級人民法院一審認為,，本案的爭議焦點是九鷹公司的現(xiàn)有技術抗辯是否成立,。首先，確定九鷹公司提供的現(xiàn)有技術是否屬于相對于涉案專利的現(xiàn)有技術,，即涉案專利申請日以前在國內外出版物上公開發(fā)表,、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知的技術。九鷹公司提供的德國WES-Technik生產的LS系列比例控制舵機在2005年第4期《航空模型》上已公開發(fā)表,，早于涉案專利申請日期2007年4月17日,，故九鷹公司可以據(jù)此進行現(xiàn)有技術抗辯，其次,，對被訴侵權產品的技術特征與現(xiàn)有技術進行比較,，應限于一項現(xiàn)有技術方案，可以結合所屬領域技術人員公知的技術常識,。根據(jù)知產事務中心《司法鑒定意見書》,，被訴侵權產品的技術特征a、d,、e分別與現(xiàn)有技術方案的技術特征A′,、D′、E′相同,，被訴侵權產品的技術特征b,、c、f分別與現(xiàn)有技術方案的技術特征B′,、C′,、F′無實質性差異，被訴侵權產品的技術特征g與公知常識無實質性差異,。一審法院認為,，中譽公司關于知產事務中心鑒定程序違法,、鑒定方法錯誤和鑒定結論含混的主張沒有事實和法律依據(jù)，不予認可,，對該《司法鑒定意見書》依法予以確認,。被訴侵權產品的技術方案是一項現(xiàn)有技術與公知常識的簡單組合，九鷹公司的現(xiàn)有技術抗辯成立,，被訴侵權產品不構成對涉案專利權的侵權。依照《中華人民共和國專利法》(2000年修正)第五十六條第一款的規(guī)定判決：駁回中譽公司的訴訟請求,。一審案件受理費46800元,，訴訟保全費5000元，司法鑒定費60000元,，三項費用共計111800元,，由中譽公司負擔。

中譽公司不服該一審判決,，向上海市高級人民法院提起上訴,。

依照最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條、第十四條第一款,，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項,、第一百五十八條的規(guī)定判決：駁回上訴，維持原判,。二審案件受理費46800元,，由中譽公司負擔。

中譽公司不服該二審判決向最高人民法院提起再審,。

二,、爭議焦點

(一)專利復審委員會決定在權利要求3的基礎上維持涉案專利權有效，是否導致禁止反悔原則的適用,；

(二)九鷹公司的現(xiàn)有技術抗辯是否成立,。

三、法律分析

關于第一個焦點問題,。首先,，禁止反悔原則的法理基礎。誠實信用原則作為民法基本原則之一,，要求民事主體信守承諾,，不得損害善意第三人對其的合理信賴或正當期待，以衡平權利自由行使所可能帶來的失衡,。在專利授權實踐中,，專利申請人往往通過對權利要求或說明書的限縮以便快速獲得授權，但在侵權訴訟中又試圖通過等同侵權將已放棄的技術方案重新納入專利權的保護范圍,。為確保專利權保護范圍的安定性,，維護社會公眾的信賴利益,，專利制度通過禁止反悔原則防止專利權人上述“兩頭得利”情形的發(fā)生。故此,，專利權人在專利授權或者無效宣告程序中,，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的,，人民法院不應支持。

其次,，禁止反悔原則的適用條件,。一般情況下，只有權利要求,、說明書修改或者意見陳述兩種形式,，才有可能產生技術方案的放棄，進而導致禁止反悔原則的適用,。本案中,，獨立權利要求1及其從屬權利要求2均被宣告無效，在權利要求2的從屬權利要求3的基礎上維持涉案專利有效,。問題是,，權利要求3是否僅僅因此構成對其所從屬的權利要求1-2的限制性修改。獨立權利要求被宣告無效,，在其從屬權利要求的基礎上維持專利權有效,，該從屬權利要求即實際取代了原獨立權利要求的地位。但是,，該從屬權利要求的內容或者所確定的保護范圍并沒有因為原獨立權利要求的無效而改變,。因為，每一項權利要求都是單獨的,、完整的技術方案,，每一項權利要求都應準確、完整地概括申請人在原始申請中各自要求的保護范圍,，而不論其是否以獨立權利要求的形式出現(xiàn),。正基于此，每一項權利要求可以被單獨地維持有效或宣告無效,。每一項權利要求的效力應當被推定為獨立于其他權利要求項的效力,。即使從屬權利要求所從屬的權利要求被宣告無效，該從屬權利要求并不能因此被認為無效,。所以,，不應當以從屬權利要求所從屬的權利要求被無效而簡單地認為該從屬權利要求所確定的保護范圍即受到限制。本案原二審判決認為，從屬權利要求3被維持有效的原因在于,，在權利要求1中增加了從屬權利要求2以及從屬權利要求3記載的附加技術特征,，這實質上就是修改權利要求1，該認定有所不當,。

再次,，放棄的認定標準。專利權保護范圍是由權利要求包含的技術特征所限定的,，故專利權保護范圍的變化,，亦體現(xiàn)為權利要求中技術特征的變化。在專利授權或無效宣告程序中,，專利權人主動或應審查員的要求,，可以通過增加技術特征對某權利要求所確定的保護范圍進行限制，也可以通過意見陳述對某權利要求進行限縮性解釋,。禁止反悔原則適用于導致專利權保護范圍縮小的修改或者陳述。亦即,，由此所放棄的技術方案,。該放棄，通常是專利權人通過修改或意見陳述進行的自我放棄,。但是,，若專利復審委員會認定獨立權利要求無效、在其從屬權利要求的基礎上維持專利權有效,，且專利權人未曾作上述自我放棄,，則在判斷是否構成禁止反悔原則中的“放棄”時，應充分注意專利權人未自我放棄的情形,，嚴格把握放棄的認定條件,。如果該從屬權利要求中的附加技術特征未被該獨立權利要求所概括，則因該附加技術特征沒有原始的參照,，故不能推定該附加技術特征之外的技術方案已被全部放棄,。本案中，九鷹公司稱,，因為權利要求1-2被宣告無效,，而權利要求3是對其進一步限定，故權利要求1-2與權利要求3之間的“領地”被推定已放棄,。本院認為,，權利要求3中的“銀膜”并沒有被權利要求1-2所提及，而且,，中譽公司在專利授權和無效宣告程序中沒有修改權利要求和說明書,，在意見陳述中也沒有放棄除“銀膜”外其他導電材料作為導流條的技術方案。因此，不應當基于權利要求1-2被宣告無效,，而認為權利要求3的附加技術特征“銀膜”不能再適用等同原則,。

綜上，專利復審委員會宣告涉案專利權利要求1-2,、4-6無效,，在權利要求3的基礎上維持專利權有效，二審法院認為涉案專利權利要求3中的技術特征G實質是修改權利要求而增加的技術特征,，該技術特征將導流條明確限定為銀膜,，應視為專利權人放棄了除“銀膜”外其他導電材料作為導流條的技術方案，從而認定被訴侵權產品不構成等同侵權,，存在錯誤,，應予糾正。

關于第二個焦點問題,。將被訴侵權技術方案與2005年第4期《航空模型》雜志所刊載的“LS系列比例控制舵機”技術方案相比對,，其區(qū)別在于：(1)所述支架包括電機座；(2)所述電機設置于所述電機座內,；(3)所述滑塊底面設置有一電刷,；(4)在所述含有舵機驅動電路的電路板上，印制有一條形碳膜和鍍金銅條,，且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和鍍金銅條相接觸,。對于區(qū)別技術特征(1)和(2)，雖然從現(xiàn)有技術中未看出電機座,，但使用電機座來固定電機是本領域的慣用手段,，該兩項技術特征與被訴侵權技術沒有實質性差異。對于區(qū)別技術特征(3),，現(xiàn)有技術雖然沒有披露該技術特征,，但是在舵機的結構中，一般在滑塊底部安裝一個電刷作為電位器的滑動觸點是本領域的慣用手段,，且在《電位器基礎及其應用》一書中也記載了一種具有電刷的電位器,。因此，該項技術特征與被訴侵權技術沒有實質性差異,。對于區(qū)別技術特征(4),，現(xiàn)有技術沒有公開這一具體電路板結構，雖然《電位器基礎及其應用》一書的圖2-7(a)公開了一種電位器結構,，包括導流條,、條形電阻元件、陶瓷基體,，但從圖片來看,，導流條不能對應被訴侵權技術方案中的鍍金銅條，且其電阻元件和導流條是固定在陶瓷基體上的。然而被訴侵權產品沒有獨立的電位器,，而是將碳膜和鍍金銅條直接印制在驅動電路板上,，其作用是提高舵機的集成度，簡化舵機結構,，從而減輕舵機重量,，實現(xiàn)模型飛機的小型化。由此可見,，該技術特征沒有被對比技術公開,，也不是本領域的普通技術人員基于公知常識能夠從現(xiàn)有技術中直接或者毫無疑義得出的技術特征。因此,，被訴侵權技術方案與現(xiàn)有技術方案具有實質性的不同,，原二審判決依據(jù)知產事務中心的鑒定意見認定九鷹公司的現(xiàn)有技術抗辯成立，存在錯誤,，應予糾正,。

由于對被訴侵權技術方案與涉案專利的區(qū)別技術特征g與G，雙方當事人均認可屬于等同的技術特征,，且本案不適用禁止反悔原則,，故被訴侵權技術方案已落入專利權的保護范圍。又因九鷹公司的現(xiàn)有技術抗辯不能成立,，故九鷹公司構成對涉案專利的侵犯，依法應當承擔停止侵權的民事責任,。因中譽公司未舉證證明其所受損失以及九鷹公司因侵權所獲利益,，亦無專利許可費可以參照，故本院在綜合考慮涉案專利系實用新型專利權,、侵權行為持續(xù)時間有限,、涉案專利在產品中的作用以及中譽公司為調查、制止侵權所支付的合理費用等因素的基礎上,，酌定本案的賠償數(shù)額為20萬元,。因中譽公司未舉證證明被訴侵權產品的庫存、生產專用模具以及書面,、網(wǎng)站宣傳材料等情況,，故對其相關訴訟請求，不予支持,。

四,、裁判結果

（一）撤銷上海市高級人民法院(2010)滬高民三(知)終字第53號民事判決和上海市第二中級人民法院(2009)滬二中民五(知)初字第167號民事判決；

（二）上海九鷹電子科技有限公司于本判決送達之日起十五日內賠償中譽電子(上海)有限公司經(jīng)濟損失20萬元,；

（三）駁回中譽電子(上海)有限公司的其他訴訟請求,。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息,。

一審案件受理費46800元,，訴訟保全費5000元，司法鑒定費60000元,，二審案件受理費人民幣46800元,，均由上海九鷹電子科技有限公司負擔。

本判決為終審判決,。

五,、裁判依據(jù)

1、《中華人民共和國專利法》第十一條第一款,；

2,、最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十一條、第二十二條,；

3,、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百八十六條第一款、第一百五十三條第一款第(二)項,。