一、案情介紹

田瑜,、江文彥是名稱為“一種舵機”的實用新型專利權(quán)(簡稱涉案專利)的專利權(quán)人,，專利號為ZL200720069025．2，申請日是2007年4月17日,，授權(quán)公告日是2008年2月13日,。涉案專利授權(quán)公告的權(quán)利要求1-3為：“1．一種模型舵機，其特征在于,，包括支架,、電機、絲桿和滑塊,，所述支架包括電機座和滑塊座,，所述電機設(shè)置于所述電機座內(nèi)，在所述電機的一端設(shè)置有一主動齒輪,，所述絲桿縱向穿過所述滑塊座,，在所述絲桿的一端設(shè)置有一從動齒輪，所述主動齒輪和所述從動齒輪相互嚙合,，所述滑塊穿在所述絲桿上,，并且所述滑塊伸出所述滑塊,，在所述滑塊底面設(shè)置有一電刷,。2．如權(quán)利要求1所述的舵機，其特征在于,，在所述支架上,，設(shè)置有固定到一舵機驅(qū)動電路板上的固定孔。3．如權(quán)利要求2所述的舵機,，其特征在于,，在所述舵機驅(qū)動電路板上，印制有一條形的碳膜和銀膜,，所述支架通過其上的固定孔固定到所述舵機驅(qū)動電路板上,，且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸,。”

2009年2月10日,，田瑜,、江文彥與中譽公司簽訂《專利實施許可合同》，授予中譽公司涉案專利在中國境內(nèi)的獨占實施許可權(quán),，該許可合同于2009年3月24日在國家知識產(chǎn)權(quán)局備案,。九鷹公司于2009年4月20日就涉案專利向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(簡稱專利復(fù)審委員會)提出無效宣告請求。專利復(fù)審委員會于2009年7月22日作出第13717號無效宣告請求審查決定(簡稱第13717號無效決定),，宣告涉案專利的權(quán)利要求1-2,，4-6無效，在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持涉案專利權(quán)有效,。專利權(quán)人田瑜,、江文彥不服該決定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟,，該院于2010年3月10日作出(2009)一中知行初字第2726號行政判決,，維持第13717號無效決定。

2009年6月6日,，中譽公司的代理人在公證人員的監(jiān)督下在上海展覽中心的九鷹公司展臺處購買飛機模型一架,，取得收據(jù)一張、名片三張,、宣傳資料兩份,，并對展臺及所購模型拍攝了照片。上海市黃浦公證處根據(jù)中譽公司申請對上述證據(jù)保全過程進(jìn)行了公證,，并出具(2009)滬黃證經(jīng)字第4855號公證書,。2009年9月1日，中譽公司的代理人在公證人員的監(jiān)督下登錄九鷹公司的網(wǎng)站(網(wǎng)址為www．nineeagle．com),，對該網(wǎng)站中公司簡介,、產(chǎn)品介紹、銷售網(wǎng)絡(luò)等有關(guān)中英文網(wǎng)頁及鏈接圖片進(jìn)行保存和打印,。上海市東方公證處根據(jù)中譽公司的申請對上述證據(jù)保全過程進(jìn)行了公證,，并出具(2009)滬東證經(jīng)字第9766號公證書。2009年9月8日,，田瑜,、江文彥委托上海市知識產(chǎn)權(quán)司法鑒定中心就九鷹公司制造、銷售的電子遙控飛機中的航模舵機與涉案專利的技術(shù)特征是否相同或者等同進(jìn)行鑒定,。鑒定結(jié)論為,，九鷹公司制造、銷售的電子遙控飛機中的航模舵機與涉案專利的技術(shù)特征等同,。

此外,，根據(jù)九鷹公司的申請,，一審法院于2009年11月11日委托科學(xué)技術(shù)部知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)中心(簡稱知產(chǎn)事務(wù)中心)就九鷹公司生產(chǎn)、銷售的航模舵機的技術(shù)特征與涉案專利的權(quán)利要求3的技術(shù)特征是否相同或等同,，以及九鷹公司生產(chǎn),、銷售的航模舵機的技術(shù)特征是否屬于現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行鑒定。知產(chǎn)事務(wù)中心于2010年3月16日出具的國科知鑒字[2010]09號《司法鑒定意見書》認(rèn)為：1．被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征a-f與涉案專利權(quán)利要求3所記載的技術(shù)特征A-F相同,，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征g與涉案專利權(quán)利要求3所記載的技術(shù)特征G等同,。2．被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征a與現(xiàn)有技術(shù)方案(德國WES-Technik生產(chǎn)的LS系列比例控制舵機)的技術(shù)特征A′相同，均為“包括支架,、電機,、絲桿、滑塊和含有舵機驅(qū)動電路的電路板”,；現(xiàn)有技術(shù)方案技術(shù)特征B′僅能看出所述支架包括滑塊座,，未發(fā)現(xiàn)明顯的電機座構(gòu)造，也未發(fā)現(xiàn)所述含有舵機驅(qū)動電路的電路板上設(shè)置有固定孔,，但這種支架在電路板上設(shè)置方式的區(qū)別屬于所屬技術(shù)領(lǐng)域慣用手段的直接置換,，即被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征b與現(xiàn)有技術(shù)方案的技術(shù)特征B′無實質(zhì)性差異；被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征c中,，所述電機通過電機座設(shè)置在電路板上,，而現(xiàn)有技術(shù)方案的技術(shù)特征C′中，所述電機直接設(shè)置在電路板上,，這種電機設(shè)置方式的區(qū)別屬于所屬技術(shù)領(lǐng)域慣用手段的直接置換,，即被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征c與現(xiàn)有技術(shù)方案的技術(shù)特征C′無實質(zhì)性差異；被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征d與現(xiàn)有技術(shù)方案的技術(shù)特征D′相同,，均為“所述絲桿縱向穿過所述滑塊座,，在所述絲桿的一端設(shè)置有一從動齒輪”；被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征e與現(xiàn)有技術(shù)方案的技術(shù)特征E′相同,，均為“所述主動齒輪和所述從動齒輪相互嚙合”,；被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征f包含“在所述滑塊底面設(shè)置有一電刷”，而現(xiàn)有技術(shù)方案的技術(shù)特征F′雖未直接披露,，但所屬領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)文件直接記載的內(nèi)容和公知常識,，可以很容易聯(lián)想到，現(xiàn)有技術(shù)方案隱含了“在所述滑塊底面設(shè)置有一電刷”的特征,，因此被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征f與現(xiàn)有技術(shù)方案的技術(shù)特征F′無實質(zhì)性差異,；被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征g為“在所述含有舵機驅(qū)動電路的電路板上，印制有一條形的碳膜和鍍金銅條,，且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和鍍金銅條相接觸”,，而現(xiàn)有技術(shù)文件未直接記載該項技術(shù)特征，但隱含包含了直線型電位器,，而這種直線型電位器的具體結(jié)構(gòu)屬于公知常識,，因此被訴侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征g與公知常識無實質(zhì)性差異，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動,，就能夠在現(xiàn)有技術(shù)方案隱含包含的直線型電位器中采用與公知常識無實質(zhì)性差異的特定具體結(jié)構(gòu),。

上海市第二中級人民法院一審認(rèn)為，本案的爭議焦點是九鷹公司的現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立,。首先,，確定九鷹公司提供的現(xiàn)有技術(shù)是否屬于相對于涉案專利的現(xiàn)有技術(shù)，即涉案專利申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表,、在國內(nèi)公開使用過或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)。九鷹公司提供的德國WES-Technik生產(chǎn)的LS系列比例控制舵機在2005年第4期《航空模型》上已公開發(fā)表,，早于涉案專利申請日期2007年4月17日,，故九鷹公司可以據(jù)此進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)抗辯，其次,，對被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比較,，應(yīng)限于一項現(xiàn)有技術(shù)方案，可以結(jié)合所屬領(lǐng)域技術(shù)人員公知的技術(shù)常識,。根據(jù)知產(chǎn)事務(wù)中心《司法鑒定意見書》,，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征a,、d,、e分別與現(xiàn)有技術(shù)方案的技術(shù)特征A′,、D′,、E′相同,，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征b,、c、f分別與現(xiàn)有技術(shù)方案的技術(shù)特征B′,、C′,、F′無實質(zhì)性差異，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征g與公知常識無實質(zhì)性差異。一審法院認(rèn)為,，中譽公司關(guān)于知產(chǎn)事務(wù)中心鑒定程序違法,、鑒定方法錯誤和鑒定結(jié)論含混的主張沒有事實和法律依據(jù),，不予認(rèn)可,，對該《司法鑒定意見書》依法予以確認(rèn)。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案是一項現(xiàn)有技術(shù)與公知常識的簡單組合,，九鷹公司的現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立,，被訴侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成對涉案專利權(quán)的侵權(quán)。依照《中華人民共和國專利法》(2000年修正)第五十六條第一款的規(guī)定判決：駁回中譽公司的訴訟請求,。一審案件受理費46800元,，訴訟保全費5000元，司法鑒定費60000元,，三項費用共計111800元,，由中譽公司負(fù)擔(dān)。

中譽公司不服該一審判決,，向上海市高級人民法院提起上訴,。

依照最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條、第十四條第一款,，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項,、第一百五十八條的規(guī)定判決：駁回上訴，維持原判,。二審案件受理費46800元,，由中譽公司負(fù)擔(dān)。

中譽公司不服該二審判決向最高人民法院提起再審,。

二,、爭議焦點

(一)專利復(fù)審委員會決定在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持涉案專利權(quán)有效，是否導(dǎo)致禁止反悔原則的適用,；

(二)九鷹公司的現(xiàn)有技術(shù)抗辯是否成立,。

三、法律分析

關(guān)于第一個焦點問題,。首先,，禁止反悔原則的法理基礎(chǔ)。誠實信用原則作為民法基本原則之一,，要求民事主體信守承諾,，不得損害善意第三人對其的合理信賴或正當(dāng)期待，以衡平權(quán)利自由行使所可能帶來的失衡。在專利授權(quán)實踐中,，專利申請人往往通過對權(quán)利要求或說明書的限縮以便快速獲得授權(quán),，但在侵權(quán)訴訟中又試圖通過等同侵權(quán)將已放棄的技術(shù)方案重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。為確保專利權(quán)保護(hù)范圍的安定性,，維護(hù)社會公眾的信賴?yán)?，專利制度通過禁止反悔原則防止專利權(quán)人上述“兩頭得利”情形的發(fā)生。故此,，專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中,，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案,，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的,，人民法院不應(yīng)支持。

其次,，禁止反悔原則的適用條件,。一般情況下，只有權(quán)利要求,、說明書修改或者意見陳述兩種形式,，才有可能產(chǎn)生技術(shù)方案的放棄，進(jìn)而導(dǎo)致禁止反悔原則的適用,。本案中,，獨立權(quán)利要求1及其從屬權(quán)利要求2均被宣告無效，在權(quán)利要求2的從屬權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持涉案專利有效,。問題是,，權(quán)利要求3是否僅僅因此構(gòu)成對其所從屬的權(quán)利要求1-2的限制性修改。獨立權(quán)利要求被宣告無效,，在其從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效,，該從屬權(quán)利要求即實際取代了原獨立權(quán)利要求的地位。但是,，該從屬權(quán)利要求的內(nèi)容或者所確定的保護(hù)范圍并沒有因為原獨立權(quán)利要求的無效而改變,。因為，每一項權(quán)利要求都是單獨的,、完整的技術(shù)方案,，每一項權(quán)利要求都應(yīng)準(zhǔn)確、完整地概括申請人在原始申請中各自要求的保護(hù)范圍,，而不論其是否以獨立權(quán)利要求的形式出現(xiàn),。正基于此，每一項權(quán)利要求可以被單獨地維持有效或宣告無效,。每一項權(quán)利要求的效力應(yīng)當(dāng)被推定為獨立于其他權(quán)利要求項的效力,。即使從屬權(quán)利要求所從屬的權(quán)利要求被宣告無效,，該從屬權(quán)利要求并不能因此被認(rèn)為無效。所以,，不應(yīng)當(dāng)以從屬權(quán)利要求所從屬的權(quán)利要求被無效而簡單地認(rèn)為該從屬權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍即受到限制,。本案原二審判決認(rèn)為，從屬權(quán)利要求3被維持有效的原因在于,，在權(quán)利要求1中增加了從屬權(quán)利要求2以及從屬權(quán)利要求3記載的附加技術(shù)特征,，這實質(zhì)上就是修改權(quán)利要求1，該認(rèn)定有所不當(dāng),。

再次,，放棄的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),。專利權(quán)保護(hù)范圍是由權(quán)利要求包含的技術(shù)特征所限定的,，故專利權(quán)保護(hù)范圍的變化，亦體現(xiàn)為權(quán)利要求中技術(shù)特征的變化,。在專利授權(quán)或無效宣告程序中,，專利權(quán)人主動或應(yīng)審查員的要求，可以通過增加技術(shù)特征對某權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍進(jìn)行限制,，也可以通過意見陳述對某權(quán)利要求進(jìn)行限縮性解釋,。禁止反悔原則適用于導(dǎo)致專利權(quán)保護(hù)范圍縮小的修改或者陳述。亦即,，由此所放棄的技術(shù)方案,。該放棄，通常是專利權(quán)人通過修改或意見陳述進(jìn)行的自我放棄,。但是,，若專利復(fù)審委員會認(rèn)定獨立權(quán)利要求無效、在其從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效,，且專利權(quán)人未曾作上述自我放棄,，則在判斷是否構(gòu)成禁止反悔原則中的“放棄”時，應(yīng)充分注意專利權(quán)人未自我放棄的情形,，嚴(yán)格把握放棄的認(rèn)定條件,。如果該從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征未被該獨立權(quán)利要求所概括，則因該附加技術(shù)特征沒有原始的參照,，故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄,。本案中，九鷹公司稱,，因為權(quán)利要求1-2被宣告無效,，而權(quán)利要求3是對其進(jìn)一步限定，故權(quán)利要求1-2與權(quán)利要求3之間的“領(lǐng)地”被推定已放棄,。本院認(rèn)為,，權(quán)利要求3中的“銀膜”并沒有被權(quán)利要求1-2所提及,，而且，中譽公司在專利授權(quán)和無效宣告程序中沒有修改權(quán)利要求和說明書,，在意見陳述中也沒有放棄除“銀膜”外其他導(dǎo)電材料作為導(dǎo)流條的技術(shù)方案,。因此，不應(yīng)當(dāng)基于權(quán)利要求1-2被宣告無效,，而認(rèn)為權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征“銀膜”不能再適用等同原則,。

綜上，專利復(fù)審委員會宣告涉案專利權(quán)利要求1-2,、4-6無效,，在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效，二審法院認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求3中的技術(shù)特征G實質(zhì)是修改權(quán)利要求而增加的技術(shù)特征,，該技術(shù)特征將導(dǎo)流條明確限定為銀膜,，應(yīng)視為專利權(quán)人放棄了除“銀膜”外其他導(dǎo)電材料作為導(dǎo)流條的技術(shù)方案，從而認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成等同侵權(quán),，存在錯誤,，應(yīng)予糾正。

關(guān)于第二個焦點問題,。將被訴侵權(quán)技術(shù)方案與2005年第4期《航空模型》雜志所刊載的“LS系列比例控制舵機”技術(shù)方案相比對,，其區(qū)別在于：(1)所述支架包括電機座；(2)所述電機設(shè)置于所述電機座內(nèi),；(3)所述滑塊底面設(shè)置有一電刷,；(4)在所述含有舵機驅(qū)動電路的電路板上，印制有一條形碳膜和鍍金銅條,，且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和鍍金銅條相接觸,。對于區(qū)別技術(shù)特征(1)和(2)，雖然從現(xiàn)有技術(shù)中未看出電機座,，但使用電機座來固定電機是本領(lǐng)域的慣用手段,，該兩項技術(shù)特征與被訴侵權(quán)技術(shù)沒有實質(zhì)性差異。對于區(qū)別技術(shù)特征(3),，現(xiàn)有技術(shù)雖然沒有披露該技術(shù)特征,，但是在舵機的結(jié)構(gòu)中，一般在滑塊底部安裝一個電刷作為電位器的滑動觸點是本領(lǐng)域的慣用手段,，且在《電位器基礎(chǔ)及其應(yīng)用》一書中也記載了一種具有電刷的電位器,。因此，該項技術(shù)特征與被訴侵權(quán)技術(shù)沒有實質(zhì)性差異,。對于區(qū)別技術(shù)特征(4),，現(xiàn)有技術(shù)沒有公開這一具體電路板結(jié)構(gòu)，雖然《電位器基礎(chǔ)及其應(yīng)用》一書的圖2-7(a)公開了一種電位器結(jié)構(gòu),，包括導(dǎo)流條,、條形電阻元件,、陶瓷基體，但從圖片來看,，導(dǎo)流條不能對應(yīng)被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的鍍金銅條,，且其電阻元件和導(dǎo)流條是固定在陶瓷基體上的。然而被訴侵權(quán)產(chǎn)品沒有獨立的電位器,，而是將碳膜和鍍金銅條直接印制在驅(qū)動電路板上,，其作用是提高舵機的集成度，簡化舵機結(jié)構(gòu),，從而減輕舵機重量,，實現(xiàn)模型飛機的小型化。由此可見,，該技術(shù)特征沒有被對比技術(shù)公開,，也不是本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員基于公知常識能夠從現(xiàn)有技術(shù)中直接或者毫無疑義得出的技術(shù)特征。因此,，被訴侵權(quán)技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)方案具有實質(zhì)性的不同,，原二審判決依據(jù)知產(chǎn)事務(wù)中心的鑒定意見認(rèn)定九鷹公司的現(xiàn)有技術(shù)抗辯成立,，存在錯誤,，應(yīng)予糾正。

由于對被訴侵權(quán)技術(shù)方案與涉案專利的區(qū)別技術(shù)特征g與G,，雙方當(dāng)事人均認(rèn)可屬于等同的技術(shù)特征,，且本案不適用禁止反悔原則，故被訴侵權(quán)技術(shù)方案已落入專利權(quán)的保護(hù)范圍,。又因九鷹公司的現(xiàn)有技術(shù)抗辯不能成立,，故九鷹公司構(gòu)成對涉案專利的侵犯，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任,。因中譽公司未舉證證明其所受損失以及九鷹公司因侵權(quán)所獲利益,，亦無專利許可費可以參照，故本院在綜合考慮涉案專利系實用新型專利權(quán),、侵權(quán)行為持續(xù)時間有限,、涉案專利在產(chǎn)品中的作用以及中譽公司為調(diào)查、制止侵權(quán)所支付的合理費用等因素的基礎(chǔ)上,，酌定本案的賠償數(shù)額為20萬元,。因中譽公司未舉證證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品的庫存、生產(chǎn)專用模具以及書面,、網(wǎng)站宣傳材料等情況,，故對其相關(guān)訴訟請求，不予支持,。

四,、裁判結(jié)果

（一）撤銷上海市高級人民法院(2010)滬高民三(知)終字第53號民事判決和上海市第二中級人民法院(2009)滬二中民五(知)初字第167號民事判決,；

（二）上海九鷹電子科技有限公司于本判決送達(dá)之日起十五日內(nèi)賠償中譽電子(上海)有限公司經(jīng)濟(jì)損失20萬元；

（三）駁回中譽電子(上海)有限公司的其他訴訟請求,。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息,。

一審案件受理費46800元,，訴訟保全費5000元，司法鑒定費60000元,，二審案件受理費人民幣46800元,，均由上海九鷹電子科技有限公司負(fù)擔(dān)。

本判決為終審判決,。

五,、裁判依據(jù)

1、《中華人民共和國專利法》第十一條第一款,；

2,、最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十一條、第二十二條,；

3,、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百八十六條第一款、第一百五十三條第一款第(二)項,。