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對于專利申請文件修改規(guī)則而言,,最基本的修改限制是修改文件不得超出原說明書和權(quán)利要求所記載的內(nèi)容,同時(shí)還應(yīng)當(dāng)考慮如下因素:
第一,、專利局與專利申請人之間的地位不平衡,。專利申請的審查是審查員與申請人之間確定合適的授予專利權(quán)的保護(hù)范圍的過程。審查員代表專利局進(jìn)行審查行為,,屬于行政行為,,專利局是行政主體,申請人是行政相對人,,申請人明顯處于劣勢,。因此在專利審查的過程中應(yīng)當(dāng)為申請人提供一些優(yōu)越的條件,來保證申請人權(quán)利的實(shí)現(xiàn),。在專利審查過程中給予申請人修改文件和陳述意見的機(jī)會就是平衡專利局和申請人之間地位差別的重要措施之一,。
第二、規(guī)定的修改時(shí)機(jī)與專利申請人希望做出修改的時(shí)機(jī)應(yīng)當(dāng)一致,。在既沒有審查的意見,,也沒有檢索的結(jié)果的時(shí)候,給予申請人主動修改的機(jī)會的意義不是很大,。
第三、專利申請文件的修改應(yīng)當(dāng)經(jīng)受審查,。特別是,,在申請文件提交后到公布之前的修改應(yīng)當(dāng)接受審查,以保證公開的專利申請不超出原始申請公開的范圍,,從而公眾所能看到的專利申請公開文本不超出原始申請公開的范圍,,保護(hù)公眾的利益。
第四,、節(jié)約程序,。即主動修改的機(jī)會應(yīng)當(dāng)受到適當(dāng)?shù)南拗疲员苊膺^多次數(shù)發(fā)出審查意見和修改,、答復(fù),,拖延審查周期。
現(xiàn)行《專利法實(shí)施細(xì)則》和《審查指南》中的專利文件修改規(guī)則所提供給申請人的修改機(jī)會不夠,,不利于保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造,。綜合考慮以上因素,,這里按照專利申請文件的各個階段分別提出一些關(guān)于專利申請文件修改規(guī)則的建議。
第一,,答復(fù)第一次審查意見通知書
在答復(fù)第一次審查意見通知書時(shí),,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許申請人主動修改文件。第一次審查意見通知書是申請人自提交專利申請文件后收到的第一個對申請內(nèi)容進(jìn)行評價(jià)的官方意見,。第一次審查意見通知書中一般包括審查員引用的對比文件以及審查員的反對理由,。此時(shí),專利申請人根據(jù)審查員引用的對比文件,,并結(jié)合審查員的意見,,重新分析所申請發(fā)明的新穎性和創(chuàng)造性,從而能夠界定出發(fā)明的最適當(dāng)?shù)谋Wo(hù)范圍,。
第二,,公布之后
當(dāng)一項(xiàng)發(fā)明專利申請?zhí)峤灰院螅摪l(fā)明所涉及的技術(shù)內(nèi)容已經(jīng)固定下來,,在任何階段都不能對申請中的實(shí)質(zhì)性的技術(shù)內(nèi)容做出修改,。也就是說專利申請中不得加入新的內(nèi)容。如果專利申請人可以任意地在所提交的專利申請中加入新的內(nèi)容,,那么,,因?yàn)樾薷牡男Яκ亲匪莸缴暾執(zhí)峤恢盏模跃蜁c專利體制的目的相背離,,在專利體制中,,專利性判斷的時(shí)間基準(zhǔn)是申請?zhí)峤坏臅r(shí)間。但是,,申請人在所公開的技術(shù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上所要求的權(quán)利范圍是可以更改的,。申請人所希望的專利權(quán)利范圍隨著時(shí)間和與專利相關(guān)的產(chǎn)品市場格局的變化會有所變化。申請人在提交專利申請時(shí)所撰寫的權(quán)利要求的保護(hù)范圍在兩年后可能沒有任何價(jià)值,,但是申請文件所公開的其他技術(shù)內(nèi)容可能成為申請人所希望保護(hù)的發(fā)明,。在這種情況下,如果不允許申請人修改申請文件,,那么專利局審查的專利權(quán)利要求就成為專利申請人所不需要的權(quán)利要求,,而申請人所希望的權(quán)利要求則不能得到審查。
從專利申請公布后到專利局發(fā)出第一次審查意見的整個期間都允許專利申請人提出主動修改,,可以避免審查員審查申請人已不希望要的權(quán)利要求,,從而更好地保護(hù)申請人的權(quán)利,并提高審查效率,。
第三,,第一次審查意見通知書的引用文件
第一次審查意見通知書應(yīng)當(dāng)列出審查員檢索的相關(guān)文件,不論是否引用。在目前的專利審查實(shí)踐中,,審查員在第一次審查意見通知書中所列出的對比文件必須在審查意見通知書中予以引用,,不引用的文件則不列在審查意見通知書中。這種審查方式很不利于提高審查效率,。如果審查員將所檢索的相關(guān)文件全部列在審查通知中,,申請人可以一次性考慮全部對比文件,可能一次主動修改就能形成一份可以獲得批準(zhǔn)的權(quán)利要求,,從而大大縮短審查時(shí)間,。
審查員檢索的相關(guān)文件分為兩個部分,審查員在審查通知書正文中引用以評價(jià)專利性的對比文件,,可以稱之為“引用的對比文件”,;審查員在審查意見通知書正文中不引用的對比文件,可以稱之為“其他對比文件”,。這種方式一方面有利于申請人修改申請文件時(shí)考慮可能被審查員后續(xù)引用的文件,,以提高審查效率,另一方面,,這些在案卷歷史中的文件也可以被公眾所利用,。檢索的相關(guān)文件可以參照PCT檢索報(bào)告的方式列出。
第四,,繼續(xù)審查通知
當(dāng)審查意見通知書中引用新的對比文件時(shí),,申請人要重新審視自己的發(fā)明。審查員所指引的修改方向未必是正確的,。即使審查員指引的修改方向是可以授權(quán)的,,但未必是專利申請人所希望的可以用專利來保護(hù)的權(quán)利要求范圍。此情況下應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許申請人進(jìn)行主動修改,。
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