作者：周忠勝律師

通用名稱是我國商標(biāo)法中比較重要的一個概念,，對于通用名稱的認(rèn)定在商標(biāo)確權(quán)和司法實(shí)踐中一直以來都存在很大的爭議。就商標(biāo)確權(quán)程序而言,，商標(biāo)法第十一條第一款對通用名稱注冊為商標(biāo)作出了以下規(guī)定：僅有本商品的通用名稱,、圖形、型號的標(biāo)志,，不得作為商標(biāo)注冊,。同時，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》等法律法規(guī)對商標(biāo)確權(quán)案件中通用名稱的認(rèn)定作了更詳細(xì)的規(guī)定,。

商標(biāo)法之所以規(guī)定商品的通用名稱不得作為商標(biāo)注冊,，一是因?yàn)橥ㄓ妹Q反映了某一類商品的共同屬性，從而無法起到識別商品來源的作用,；二是因?yàn)橥ㄓ妹Q如果被某一特定主體注冊為商標(biāo),，將會剝奪同行業(yè)其他經(jīng)營者使用該通用名稱的權(quán)利，侵犯了社會公共利益,。通用名稱能否作為商標(biāo)注冊,，是商標(biāo)確權(quán)程序要解決的問題，而在商標(biāo)侵權(quán)案件中,，商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)已經(jīng)是被核準(zhǔn)注冊的商標(biāo),，作為被指控侵權(quán)的一方，同樣可以主張對方的商標(biāo)已經(jīng)淡化為商品通用名稱,，從而作為不侵權(quán)的抗辯理由,。例如,，在“甑流”商標(biāo)侵權(quán)糾紛案[1]中，北京高院就認(rèn)為,，“甑流”為注冊商標(biāo),，“甑流”還是特定白酒的通用名稱，事實(shí)說明產(chǎn)品的性質(zhì)及特點(diǎn)而使用“北京甑流酒”字樣,，屬正當(dāng)使用,，因此商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

下面筆者就以近期代理的雀巢公司訴昆明后谷咖啡因使用“咖啡伴旅”字樣與其注冊商標(biāo)“咖啡伴侶”近似,，從而構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)案件入手,，談一談商標(biāo)侵權(quán)案件中通用名稱認(rèn)定的幾個問題。

一,、商標(biāo)侵權(quán)案件中通用名稱抗辯的法律依據(jù)

在商標(biāo)侵權(quán)案件中,，通用名稱抗辯的主要法律依據(jù)為《商標(biāo)法》第五十九條，該條規(guī)定：“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱,、圖形,、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量,、主要原料,、功能、用途,、重量,、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名,，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用,。”

除此之外,，對于在北京法院進(jìn)行的商標(biāo)侵權(quán)案件（例如“咖啡伴侶”商標(biāo)侵權(quán)案）,，當(dāng)事人還可以引用《北京市高級人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》（京高法發(fā)[2006]68號）進(jìn)行抗辯。該解答第27條規(guī)定：“哪些行為屬于正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識的行為,？滿足本解答第26條規(guī)定要件的下列行為，屬于正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識的行為：（1）使用注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱,、圖形、型號的,；……?！绷硗?，該解答第28條規(guī)定：“他人將該商標(biāo)文字在已通用化的范圍內(nèi)使用而不是作為商標(biāo)使用,，且不足以造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),?！?/p>

二,、商標(biāo)侵權(quán)案件中通用名稱的認(rèn)定規(guī)則

關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)案件中通用名稱的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，商標(biāo)法及相關(guān)司法解釋并未給出明確的規(guī)定,。筆者認(rèn)為,，基于商標(biāo)法理論及司法實(shí)踐，商標(biāo)確權(quán)案件通用名稱認(rèn)定的相關(guān)規(guī)定同樣應(yīng)適用于商標(biāo)侵權(quán)案件,。

基于商標(biāo)確權(quán)案件通用名稱認(rèn)定的相關(guān)規(guī)定[2]以及司法實(shí)踐中的在先判例,，筆者對商標(biāo)侵權(quán)案件中通用名稱的認(rèn)定規(guī)則概括如下：

1、通用名稱包括法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱兩種

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第七條規(guī)定：“人民法院在判斷訴爭商標(biāo)是否為通用名稱時,，應(yīng)當(dāng)審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱?！备鶕?jù)該條規(guī)定，通用名稱包括法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱兩種類型,。

所謂法定的通用名稱，是指法律法規(guī)或者國家標(biāo)準(zhǔn),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件確定的通用名稱,，如阿莫西林、阿司匹林等,。此處的“法定”應(yīng)該是比較寬泛的概念,，除了包括法律,、行政法規(guī)外,，還包括國家標(biāo)準(zhǔn),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件。而實(shí)際上,，法定的通用名稱更多的是出現(xiàn)在國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中,。

所謂約定俗成的通用名稱，是指相關(guān)公眾普遍認(rèn)可和使用的通用名稱,，如U盤,、咖啡伴侶等。同時,，被專業(yè)工具書,、辭典列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考,。

與法定的通用名稱相比,，約定俗成的通用名稱的認(rèn)定具有一定難度。但是,，當(dāng)事人依然可以根據(jù)案件的實(shí)際情況,，通過各種渠道收集商標(biāo)淡化為通用名稱的證據(jù)。以“咖啡伴侶”商標(biāo)侵權(quán)案為例,，為證明原告的“咖啡伴侶”商標(biāo)實(shí)際上已經(jīng)成為咖啡用植脂末等商品的通用名稱,，筆者代表被告搜集了大量證據(jù)，包括但不限于：以“咖啡伴侶”作為相關(guān)經(jīng)營范圍的企業(yè)主體信息,、國家專利局公布的與“咖啡伴侶”相關(guān)的部分專利說明書,、與“咖啡伴侶”相關(guān)的學(xué)術(shù)文章和新聞報道、與“咖啡伴侶”有關(guān)的部分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),、第三方市場調(diào)查機(jī)構(gòu)出具的“咖啡伴侶”公眾認(rèn)知情況調(diào)查報告、行業(yè)協(xié)會及企業(yè)關(guān)于“咖啡伴侶”通用名稱的說明,、中國產(chǎn)業(yè)研究院關(guān)于咖啡伴侶行業(yè)研究的調(diào)研報告等,?；诒桓嫣峤坏纳鲜鲎C據(jù)，無論是相關(guān)行政部門（各地工商局,、中國專利局）,，還是相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)人員，抑或是咖啡相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)人員或消費(fèi)者,，均認(rèn)為“咖啡伴侶”為植脂末等商品的通用名稱,。由此可見，“咖啡伴侶”顯然構(gòu)成約定俗成的通用名稱,。

2,、約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識為判斷標(biāo)準(zhǔn)

在一般情況下，約定俗成的通用名稱是以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識為判斷標(biāo)準(zhǔn),。所謂相關(guān)公眾,，是指與商標(biāo)所標(biāo)示的某類商品有關(guān)的消費(fèi)者和與前述商品的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者。在確定相關(guān)公眾時,，應(yīng)當(dāng)考慮商品性質(zhì),、種類、價格等因素對其范圍及其注意程度的影響,。

在“咖啡伴侶”商標(biāo)侵權(quán)案中,，為證明“咖啡伴侶”商標(biāo)在全國范圍內(nèi)已經(jīng)成為咖啡用植脂末等商品的通用名稱，被告專門委托第三方市場調(diào)查機(jī)構(gòu)（零點(diǎn)調(diào)查公司）對相關(guān)公眾進(jìn)行了調(diào)查,，調(diào)查群體涉及北京,、上海、廣州三大主要城市,，基本可以代表全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識,。通過本次市場調(diào)查可知，一提到“咖啡伴侶”,，受訪者比較多的聯(lián)想到奶,、糖或糖類等咖啡用物品，另外有高達(dá)87.5%的受訪者認(rèn)為“咖啡伴侶”是“調(diào)解和改善咖啡口感的各種配料的統(tǒng)稱”,。因此,，該市場調(diào)查結(jié)果已經(jīng)足以反映出“咖啡伴侶”商標(biāo)在全國范圍內(nèi)已經(jīng)成為咖啡用植脂末等商品的通用名稱。

例外情況是,，對于由于歷史傳統(tǒng),、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場固定的商品,，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂,，人民法院可以認(rèn)定為通用名稱。比如在魯錦案[3]中,，法院通過已查明的事實(shí)認(rèn)定：魯西南民間織錦在魯西南地區(qū)已有上千年的歷史,。經(jīng)過媒體的大量宣傳,，“魯錦”一詞已經(jīng)成為以棉花為主要原料手工織線、手工染色,、手工織造的山東地區(qū)獨(dú)有的民間手工紡織品的統(tǒng)稱,，且被山東地區(qū)紡織行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)通用并被相關(guān)社會公眾約定俗成的名稱。在該案中,，法院認(rèn)為對于具有地域性特點(diǎn)的商品,，其名稱廣泛性的判斷應(yīng)以其特定產(chǎn)區(qū)及相關(guān)公眾為標(biāo)準(zhǔn)而不應(yīng)以全國為標(biāo)準(zhǔn)。

3,、通用名稱的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)案件實(shí)際情況確定具體時間節(jié)點(diǎn)

在通用名稱認(rèn)定時,，需要根據(jù)實(shí)際情況確定具體時間點(diǎn)。比如,，對于將已經(jīng)成為通用名稱的標(biāo)志申請注冊為商標(biāo)這種情形,，如果主張該名稱不應(yīng)被注冊為商標(biāo)，則應(yīng)以系爭商標(biāo)注冊時間作為判斷是否成為通用名稱的時間,，不應(yīng)考慮注冊后的事實(shí),；而對于注冊后通用化的商標(biāo)，新的《商標(biāo)法》專門設(shè)置了無效宣告程序,，這種情況下就應(yīng)該提交該商標(biāo)在獲準(zhǔn)注冊后淡化為通用名稱的證據(jù),。

在商標(biāo)侵權(quán)案件中，雖然法律并沒有明確規(guī)定以哪個時間點(diǎn)為準(zhǔn),，但是理論上應(yīng)該以被控侵權(quán)人開始使用涉案商標(biāo)的時間為判斷標(biāo)準(zhǔn),，也就是說，被控侵權(quán)人需要提交在其開始使用涉案商標(biāo)之前,，該商標(biāo)就已經(jīng)淡化為通用名稱的證據(jù),。在“咖啡伴侶”商標(biāo)侵權(quán)案中，無論是被告提供的以“咖啡伴侶”作為相關(guān)經(jīng)營范圍的企業(yè)主體信息,，還是與“咖啡伴侶”有關(guān)的部分專利說明書,、國家圖書館文獻(xiàn)復(fù)制證明、網(wǎng)頁公證書以及雀巢公司自身對“咖啡伴侶”的使用方式等證據(jù),，均可以證明被告在使用涉案商標(biāo)之前,，“咖啡伴侶”商標(biāo)就已經(jīng)淡化為通用名稱。

4,、通用名稱的認(rèn)定不應(yīng)局限于某一具體商品,，還應(yīng)包括商品總類別

根據(jù)國家工商行政管理總局商標(biāo)局頒布的《關(guān)于整頓酒類商標(biāo)工作中幾個問題的通知》（1989年2月8日）第一條，“……商品通用名稱是指為國家或某一行業(yè)所共用的,，反映一類商品與另一類商品之間根本區(qū)別的規(guī)范化稱謂,。商品通用名稱的確定，主要源于社會的約定俗成。既要得到社會或某一行業(yè)的廣泛承認(rèn),，又要規(guī)范化,。這是商品通用名稱概念的最本質(zhì)的特征，也是我們判定是否是商品通用名稱的主要依據(jù),。商品通用名稱的構(gòu)成是多層次的和多元的。既有商品總類別的通用名稱,，又有具體商品品種的通用名稱,。如酒類商品總的通用名稱是“酒”，按品種又可以分為白酒,、黃酒,、啤酒、果酒,、露酒等,，又有曲酒、窖酒,、山楂酒,、蘋果酒等?？傊?，對是否是商品通用名稱必須具體問題具體分析，一個個地去認(rèn)定,，很難籠而統(tǒng)之的匡定,。”

從上述通知內(nèi)容來看,，通用名稱包括商品總類別的通用名稱和具體商品的通用名稱兩種,。其中，具體商品的通用名稱比較多見,，比如,，“席夢思”就是彈簧床墊這一具體商品的通用名稱。商品總類別的通用名稱相對比較少,，比如“咖啡伴侶”,，它是相對于“咖啡”來說的，是指咖啡用植脂末,、牛奶,、黃油等這一類商品的總稱。

5,、商標(biāo)權(quán)利人對其商標(biāo)的使用方式會影響通用名稱的認(rèn)定

正常來說,，商標(biāo)權(quán)利人注冊了某個商標(biāo)，會從商標(biāo)標(biāo)注、商品宣傳等方面對商標(biāo)進(jìn)行使用,。但是,，如果商標(biāo)權(quán)利人自身不規(guī)范使用商標(biāo)，則有可能導(dǎo)致注冊商標(biāo)淡化為通用名稱,。

再次以“咖啡伴侶”商標(biāo)侵權(quán)案為例,，根據(jù)原告在庭審中提交的證據(jù)，原告至今還是將“咖啡伴侶”作為商品名稱使用在其商品包裝上,，而非商標(biāo)性使用,。例如，原告商品包裝上存在以下表述：“加入雀巢咖啡伴侶或糖,，給你豐富,、個性化的咖啡體驗(yàn)！”,、“雀巢100%純咖啡可隨個人喜好加雀巢咖啡伴侶或糖,。”,、“在雀巢咖啡醇品中加入,，雀巢咖啡伴侶，讓咖啡更香濃,，口感更幼滑”,、“凡在本店購買任何……或者雀巢咖啡伴侶……”、“買雀巢咖啡醇品及雀巢咖啡伴侶,，送雀巢咖啡心情伴侶”等等,。原告的這種使用方式，進(jìn)一步導(dǎo)致“咖啡伴侶”商標(biāo)被淡化為商品的通用名稱,。

[1] 案號：（2007）高民終字第39號,。

[2]《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（法釋[2017]2號）第十條，“訴爭商標(biāo)屬于法定的商品名稱或者約定俗成的商品名稱的,，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其屬于商標(biāo)法第十一條第一款第（一）項(xiàng)所指的通用名稱,。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱,。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為約定俗成的通用名稱,。被專業(yè)工具書,、辭典等列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考,。約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識為判斷標(biāo)準(zhǔn),。對于由于歷史傳統(tǒng),、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場固定的商品,，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂,，人民法院可以認(rèn)定為通用名稱。訴爭商標(biāo)申請人明知或者應(yīng)知其申請注冊的商標(biāo)為部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱的,，人民法院可以視其申請注冊的商標(biāo)為通用名稱,。……”最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》有同樣規(guī)定,。

[3]案號：（2009）魯民三終字第34號