日前,，美國知名運動品牌“New Balance”在中國市場遭遇重大挫折：2015年4月21日，廣州市中級人民法院對于一起歷時兩年半的商標(biāo)侵權(quán)案件作出一審判決,，法院認(rèn)定：美國新平衡運動鞋公司（New Balance公司）在中國的關(guān)聯(lián)公司,，新百倫貿(mào)易(中國)有限公司（新百倫公司）因侵犯他人已注冊商標(biāo)“百倫”和“新百倫”的商標(biāo)專用權(quán)，需賠償商標(biāo)權(quán)人人民幣9800萬元,。

一,、 案情摘要

根據(jù)一審判決，本案原告周某,，是“百倫”,、“新百倫”注冊商標(biāo)的專用權(quán)人。其中,，“百倫”商標(biāo)（注冊號865609）核定使用在第25類“服裝,，鞋，帽,，襪”等商品上,，于1996年8月21日獲準(zhǔn)注冊,，原注冊人系廣東潮陽市某公司，該商標(biāo)于1998年3月28日轉(zhuǎn)讓給另一自然人,，并于2004年4月21日再次轉(zhuǎn)讓給本案原告周某,。

原告周某于2004年6月4日申請在第25類商品上注冊“新百倫”商標(biāo)， New Balance公司曾于2007年12月向國家工商行政管理局商標(biāo)局提出異議,，但2011年7月28日,，商標(biāo)局裁定異議不成立，周某最終獲得了“新百倫”商標(biāo)（注冊號4100879號）,。核準(zhǔn)使用的商品類別為25類：鞋（腳上的穿著物）,、靴、拖鞋,、T恤,、服裝、運動衫等,。

我們再來看New Balance公司的商標(biāo)注冊情況,，1983年4月15日，New Balance公司同時獲準(zhǔn)在“鞋”類注冊N商標(biāo)（注冊號175151）,，以及NB商標(biāo)（注冊號175152）和 New Balance商標(biāo)(注冊號175153),。1995年6月7日，New Balance公司獲準(zhǔn)在“服裝”類別注冊NB商標(biāo)（注冊號749746）,，1995年10月14日,，進而獲準(zhǔn)在“運動員用手提包”注冊NB商標(biāo)（注冊號783142）。2013年12月21日,，New Balance公司獲準(zhǔn)注冊 “新百倫”商標(biāo)（注冊號11263416）,，使用的類別為“廣告、替他人推銷“,。

原告在取得“新百倫”商標(biāo)后,，隨即于2011年7月向New Balance公司的國內(nèi)子公司“新百倫貿(mào)易(中國)有限公司”提出了商標(biāo)侵權(quán)之訴。原告認(rèn)為,，被告在市場推廣活動中,，包括在《產(chǎn)品手冊》、媒體廣告,、分支機構(gòu)名片,、專賣店的價簽、銷售憑證,、發(fā)票,、以及被告在天貓開設(shè)的旗艦店、被告的官方網(wǎng)站上,，均使用了“新百倫”字樣,，造成消費者對于原告和被告產(chǎn)品的混淆和誤認(rèn),，嚴(yán)重?fù)p害了原告的商標(biāo)權(quán)益。

原告認(rèn)為,，2011年7月至2013年11月,，被告銷售額達(dá)17.6億元，凈利潤1.958億元,。周某請求判令被告新百倫公司立即停止侵權(quán)、消除影響,，并且還要賠償損失9800萬元及支付維權(quán)的合理費用,。

被告新百倫公司辯稱： “新百倫”用作"NEW BALANCE"商品的中文名稱，被告早在2003年就開始使用“新百倫”的產(chǎn)品名稱,，被告于2006年12月經(jīng)核準(zhǔn)取得了“新百倫”的字號,。被告屬于善意的在先使用，并援引《商標(biāo)法》第59條第3款進行抗辯（“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前,，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的,，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識”）,。由于其銷售商品時間（2003年）遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于原告2007年使用“百倫”商標(biāo)以及“新百倫”商標(biāo)銷售商品的時間,，其使用方式?jīng)]有使消費者或相關(guān)公眾產(chǎn)生任何混淆，沒有構(gòu)成侵權(quán),。

一審法院認(rèn)為,，被告的運動鞋產(chǎn)品與原告“百倫”、“新百倫”注冊商標(biāo)核準(zhǔn)范圍內(nèi)的“鞋(腳上的穿著物)”屬于類似產(chǎn)品,。被告明知未能規(guī)范地使用其企業(yè)名稱,，未善意地主動避免使用與他人的注冊商標(biāo)相同或相近似的標(biāo)識，以避免相關(guān)公眾的混淆,、誤認(rèn)和市場無序,，其對“新百倫”字樣的使用行為，構(gòu)成對原告“百倫”及“新百倫”注冊商標(biāo)的侵權(quán),，其關(guān)于合理使用的抗辯意見均依據(jù)不足,。

對于賠償數(shù)額，一審法院認(rèn)定在2011年7月-2013年11月,，被告的凈利潤達(dá)1.958億元,，法院考慮到被告在產(chǎn)品本身上并未附加“新百倫”標(biāo)識，僅僅在銷售過程中使用“新百倫”來宣傳和介紹其產(chǎn)品,，屬于“銷售行為侵權(quán)”,，法院酌情按照被告獲利的50%作為向原告的賠償。

二,、 本案主要涉及的法律問題：

基于以上事實,，本案主要涉及以下法律問題：

1,、企業(yè)字號與注冊商標(biāo)的沖突如何解決？

最高人民法院《關(guān)于審理注冊商標(biāo),、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》法釋〔2008〕3號,，明確指出：原告以他人注冊商標(biāo)使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán),、外觀設(shè)計專利權(quán),、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的,，人民法院應(yīng)當(dāng)受理,。

對于知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突的處理原則，法院一般遵循“誠實信用,、維護公平競爭和保護在先權(quán)利”的原則,。我們注意到，被告于2006年12月經(jīng)核準(zhǔn)取得了“新百倫”的字號,，早于原告“新百倫”商標(biāo)專用權(quán)的起始時間2008年7月1日,。但是，原告最為有利的是，“百倫”商標(biāo)的注冊時間為1996年8月21日，根據(jù)“保護在先權(quán)利”的原則,，被告的字號“新百倫”反而涉嫌侵犯了“百倫”的商標(biāo)專用權(quán),。

2、被告是否有在先商標(biāo)權(quán)的抗辯？ 

現(xiàn)行《商標(biāo)法》關(guān)于在先使用商標(biāo)有三種情況：一是第13條第2款“就相同或者類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的,，不予注冊并禁止使用”；二是第15條代理人或者代表人搶注的,；三是第59條第3款的規(guī)定：商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前,，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo),，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識,。

結(jié)合到本案，被告沒有選擇第一種,，而是直接引用了“在先使用并具有一定影響的商標(biāo)”這個抗辯,。被告的困難在于，其于2003年使用“新百倫”這個標(biāo)識雖然早于原告“新百倫”商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的時間,，但是,，這個在先使用的標(biāo)識，仍然受制于1996年8月就在先獲準(zhǔn)注冊的“百倫”商標(biāo)。我注意到,，一審法院并未明確回應(yīng)被告的上述抗辯,。

3、賠償數(shù)額的確定是否有依據(jù),？ 

關(guān)于賠償數(shù)額的確定,，根據(jù)《商標(biāo)法》第63條的規(guī)定，依次按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失,、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益,、注冊商標(biāo)許可使用費來確定，難以確定的,，法院酌情判決給予三百萬元以下的法定賠償,。

本案一審法院沒有考慮原告因侵權(quán)所受到的實際損失，而是直接適用了”侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益“,，即被告在2011年7月至2013年11月期間，被告的利潤1.958億元,。 個人認(rèn)為,，一審法院沒有闡明不適用“原告受到的損失“的理由，而直接適用被告的侵權(quán)所得,，是值得商榷的,。

另外，正如一審法院所言,，被告對于”新百倫“標(biāo)識的使用,，僅僅限于在銷售過程中，并未直接在產(chǎn)品上使用”新百倫“標(biāo)識,。我們注意到,，在很多場合，都是“New Balance”與”新百倫“或者“NB”與“新百倫”組合使用,。在這種情況下,，中文標(biāo)識“新百倫”對于被告產(chǎn)品的市場占有率以及利潤率的貢獻該如何計算？一審法院認(rèn)為,，新百倫公司在產(chǎn)品上使用的是New Balance等英文標(biāo)識,，但中文“新百倫”對其產(chǎn)品進入大陸普通消費者市場發(fā)揮了重要作用，故其賠償責(zé)任應(yīng)與此相當(dāng),，“酌情確定被告向原告賠償?shù)臄?shù)額應(yīng)占其獲利的二分之一”,。 法院的判定，是否能夠真實反映“新百倫”標(biāo)識的作用,？估計會引來很多爭議,。

題外話

本案目前尚未定論，相信“新百倫公司”將毫無懸念地提起上訴,。但是,，本案也給許多在華經(jīng)營的外資企業(yè)帶來啟示：本案中,，盡管商標(biāo)法律風(fēng)險巨大，新百倫公司多年以來卻一直堅持使用極易引起爭議的“新百倫”標(biāo)識,。對于在先注冊的“百倫”商標(biāo),，被告也未及時采取有效的應(yīng)對措施。

我們都知道,，外企的知識產(chǎn)權(quán)事務(wù),，幾乎都是由外企總部直接處理的。除了品牌保護,，中國的子公司幾乎沒有話語權(quán),。總部人員對于中國市場的重視程度,、對中國商業(yè)環(huán)境以及法律環(huán)境的了解以及對于重大事件的反饋速度,，顯然不如國內(nèi)的企業(yè)法務(wù)人員。因此,，建立強有力的本土化法律團隊并充分授權(quán),，對于在華外資企業(yè)來說，將是他們唯一的選擇,。